商標法的重要性

湯煒軒 (2015年6月)

 

自從2003年《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)簽訂後,內地 市場對香港進一步開放。內地與香港有著更緊密的經濟合作、公司, 企業、行業之間貿易合作多了,令到市民很多時也分不出哪些是內地的產品、哪些是香港製造。

在這情況下,要在云云行業之中競爭,突圍而出,分辨自己,創立自家品牌或商標(trade mark)是最重要的。 但正因為內地和香港的市場各自不同的制度,不同程度的開放,商標上的衝突或重用情況時常發生,衍生了很多香港商標與內地商標在註冊上的問題。筆者嘗試探討當內地商標和香港商標發生衝突時香港法庭會怎樣處理和企業該怎樣去保護自己的商標。

香港商標法(law of trade marks) 的原則是當某個商標一經註冊,註冊者理論上獨享這商標的使用權,而任何商標侵犯(infringe)了注冊商標都可能負上賠償責任。而最常發生的商標爭議的,通常是以下三個情況: 第一,兩個商標是一樣的。第二, 兩個有相似的地方。第三,註冊已被使用的商標。每一個情況所要考慮的因素都有所不同,但都離不開一個最大原則,那就是"混淆"。在最近的China National Gold Group Corporation (中國黃金集團公司) v China (HK) Gold Group Shares Limited (中國(香港)黃金集團股份有限公司) [2013] HKEC 1684一案中, 法庭詳細說明了怎樣界定"混淆"這概念。

在 China National Gold案中, 原告是商標"中國黃金"的註冊人,而被告人是一間香港公司,它在內地的分行也用了"中國黃金"的商標來推廣自己的黃金。法庭引用了 Trade Marks Ordinance  (商標條例) 第18(3)和(5)條來判斷被告人有沒有侵犯原告人的商標。而第18條是這樣說明的:

“(1)凡某商標已就某些貨品或服務而註冊,如任何人在營商過程或業務運作中,就與該等貨品或服務相同的貨品或服務而使用與該商標相同的標誌,則該人即屬侵犯該注冊商標。

(2)凡某商標已就某些貨品或服務而註冊,如—

(a) 任何人在營商過程或業務運作中,就與該等貨品或服務相類似的其他貨品或服務而使用與該商標相同的標誌;及

(b) 就該等其他貨品或服務而使用該標誌相當可能會令公眾產生混淆,

則該人即屬侵犯該注冊商標。

(3)凡某商標已就某些貨品或服務而註冊,如—

(a) 任何人在營商過程或業務運作中,就與該等貨品或服務相同或相類似的其他貨品或服務而使用與該商標相類似的標誌;及

(b) 就該等其他貨品或服務而使用該標誌相當可能會令公眾產生混淆,

則該人即屬侵犯該注冊商標。”

條例說得非常清楚,在判斷某個商標有否侵權,要考慮兩個因素。第一,如果任何人使用與註冊標誌相同或類似的標誌 (mark) , 那他就是侵權。第二,如果任何人使用的標誌是可能會令公眾對注冊商標產生混淆,這也構成侵權。

在China National Gold一案中,被告人使用的商標是 "中國黃金(香港)",這與原告人的注冊商標"中國黃金"十分類似。雖然被告人的商標是多了"香港"二字,但是法官認為這差異不足以區分兩個商標,因此判斷被告人的標誌與原告人的商標類似, 從而侵犯了原告人的商標。同時,因為兩個商標的類似導致到原告人的商標容易被被告人的商標混淆。在Julius Samaan Ltd v Tetrosyl Ltd [2000] MCR 42的案例中法庭列出了十個法庭應考慮的因素, 去決定原告人的商標, 是否有被被告人的商標混淆的情況出現。在十個應考慮的因素之中,也離不開一個宗旨、就是在消費者眼中, 有沒有把兩個商標混淆。

在Sabel BV v Puma AG  [1998] ETMR 1 的案例中, 法庭解釋了何為消費者。消費者是任何一個普通人,而法庭認為一個普通消費者是對市場有合理的認知及充足的資訊。法庭亦認為一個普通消費者是有合理或正常的觀察力。所以如果有個消費者是對市場是無知,或從來都不知天下事的,那麼在法庭的眼中他就不會是一個普通的消費者。在 Sabel 中,法庭同時說明了何為”混淆”, 是在決定一個商標與另一個商標是否容易被混淆時,法庭要有一個宏觀的看法,而這看法是要全球性的。  此外,法庭亦應考慮所有相關的因素。 Sabel 亦說明了在法庭眼中, 一個普通消費者是會以一個標誌的完整性去理解, 而不會拆開一個標誌而去理解一個標誌的每一個元素。 Sabel 也建立了另一個重要的原則, 那就是什麼時候才構成混淆。在 Sabel中,法庭闡明了如果當一個消費者看見被告人的標誌時, 僅想起原告人的商標, 這不構成混淆。 混淆只會發生當消費者誤以為被告人的標誌與原告人的商標是有關係, 或誤以為被告人的標誌等同原告人的標誌。

總括而言法庭去決定被告人的標誌有否侵權, 是在於兩個標誌有否混淆、而混淆與否在於以下幾點:

法庭會考慮所有有關的因素,而法庭亦會是全球性和宏觀性的去考慮這些因素。

在眾因素之中, 消費者對標誌的理解極為重要。而消費者是一個對市場有合理理解和擁有合理市場訊息的正常消費者。

如果當消費者見到被告人的標誌時僅會想起(mere association)原告人的商標,這不等於消費者混淆了兩個商標。所以如果消費者清楚明白兩個商標的分別而只不過當見到被告人的商標時想起原告人的商標,這不會構成混淆。

混淆只會形成當一個消費者見到被告人的標誌時, 誤以為被告人的產品和原告人的是有關連或消費者誤以為被告人的商標等於原告人的商標,亦即是誤以為兩個商標是同一個。

由此可見,要保護自己的商標, 就應一定要註冊。 這樣可以確保任何與註冊者類似或相同的標誌都不能在市場上出現。就算有,註冊者亦能經過法律途徑向侵權者索賞。況且,保護的層面很廣,只要消費者混淆了註冊者的商標與任何一個標誌, 那麼法例已經會給予保護。 我們亦不可以忘記在這千變萬化的市場,消費者就是靠商標去辯認各公司和產品,所以商標的註冊是非常重要性的。

以上討論了商標註冊的重要性和何為商標侵權。但以上所提及的情況的重點都在於商標註冊與否。在這部分筆者會探討在沒有註冊的情況下法庭怎樣處理商標的爭論。

一般的例子是,就算一個先商標持有人 (“前者”)未能註冊他的商標,而另一個商標持有人(“後者”)卻註冊了相同或類似的商標。  法律上,這不代表前者失去了他的商標使用權。  如果能證明先商標持有人的商標, 已建立了一定的認受性, 那麼任何後註冊或已註冊的也可以從註冊表裡被剔除。

在《商標條例》的第53(5)和(8)條是這說明的:

“(5)除第(6)及(7)款另有規定外,商標的註冊亦可基於以下理由而宣佈為無效—

已有一個在先商標,而第12(1)、(2)或(3)條(拒絕註冊的相對理由)所列的條件就該在先商標適用;或

已有一項在先權利,而第12(4)或(5)條(拒絕註冊的相對理由)所列的條件已就該在先權利獲符合。

(8) 如商標是就某些貨品或服務註冊,而註冊無效的理由只就該等貨品或服務中的某部分貨品或服務而存在,則該商標須只限於就該部分貨品或服務而宣佈為無效。”

《商標條例》第12(4)和(5)條亦解釋了在什麼情況下商標是不得註冊的。說穿了, 那個大原則就是, 如果先商標是被判斷為馳名商標,那麼在無適當因由的情況下, 使用該在後商標,會對該在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用, 可能造成損害,那麽該在後商標不得註冊, 或在上述構成不公平利用或造成損害的範圍內不得註冊。

所以重點在於, 什麼是馳名商標,而這個問題在 Ping An Securities Limited v中國平安保險(集團)股份有限公司 (2009) 12 HKCFAR 808 的案例中找到了答案。在 Ping An Securities Limited一案, 終審法院要判決的, 只有一個論點, 就是原告人能否證明它的商標已經在這國家或地區建立了一個廣為人知的商譽。在 Ping An Securities Limited的案例中,法庭引用了知名的英國案例 Reckitt & Colman Products Limited v. the Borden [1990] RPC 341, 406 去列舉三個法庭判斷商標是否一個馳名商標應該要考慮的因素:

原告人必須建立附著在商品或服務的商譽或聲譽,從而令到消費者看見產品時就能聯想到那個商標從而獲取公眾的特別印象。

原告人要證明被告人有意或無意地, 誤導了消費者令到消費者誤以為被告人的商品或服務等同于原告人。

原告人要證明因為消費者對被告人的誤會,令到原告人承受或將會承受之損失。

 當原告人能符合和成功證明以上三個要素,那麼原告人的商標就會得到保護,儘管他的商標是沒有註冊。   重點是在於那個商標是否在一個地區或國家裡馳名,如果是的話,那麼很有可能這商標已經受到保護了。

 筆者嘗試展現如何能有效地保護自己的商標,亦解釋了何為侵權和分析了一個商標在沒有註冊下而洐生的問題。這一切就是要令讀者更加清楚明白香港對這方面的法律觀點。相信這對中國內地與香港企業將來的合作有莫大的幫助。